En el mundo de la Propiedad Industrial, más específico, en el de las marcas, nos podemos encontrar con el concepto del agotamiento del derecho de marca. Este concepto constituye un límite al derecho exclusivo de la marca.
El agotamiento del derecho de marca se encuentra regulado actualmente en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2017/1001, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea y dice:
“1. Una marca de la Unión no permitirá a su titular prohibir su uso para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo bajo esa marca por el titular o con su consentimiento.
- El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los productos se haya modificado o alterado tras su comercialización.”
Pero, ¿Qué quiere decir exactamente? El derecho exclusivo de la marca que tiene el titular sobre ella termina con la comercialización de los productos identificados con el signo, siempre y cuando se hayan comercializado de forma lícita y con el consentimiento del titular. Esta primera venta por parte del titular de la marca es la que provoca que las posteriores ventas de esos productos por terceros no puedan ser prohibidas por éste.
Esto provoca que estos productos pasan a ser de libre comercio y por lo tanto, el titular de la marca, no puede prohibir la comercialización de dichos productos por terceros, salvo que existan motivos legítimos expresos para no hacerlo. En el mismo sentido, entendemos que se produce una comercialización cuando la marca se ha incorporado en el producto.
Por otro lado, y pasando a analizar el consentimiento por parte del titular de la marca, entendemos como titular de la marca aquél que la ha registrado (y se le ha concedido). El artículo 9.3 del Reglamento (UE) 2017/1001 otorga al titular de la marca la posibilidad de prohibir la comercialización de su marca sin su consentimiento cuando esos productos están siendo comercializados por primera vez. El Reglamento pretende conferir al titular de la marca la primera comercialización del producto, protegiendo a éste frente a los competidores que tienen la intención de abusar de la reputación y posición en el mercado de la marca vendiendo sus productos.
En el mismo sentido y para obtener el consentimiento para la comercialización de los productos después de la primera venta (por lo tanto, que se produzca el agotamiento del derecho de marca), éste debe manifestarse de una manera que refleje la voluntad del titular de renunciar a su derecho.
Por otro lado, el consentimiento otorgado por el titular de la marca puede ser de forma tácita. Este consentimiento tácito se puede entender, por ejemplo, cuando el tercero es una persona vinculada al titular mediante una relación de dependencia económica o jurídica.
Caso Nike- StockX
Como ejemplo práctico y de actualidad en relación con uno de los conflictos que puede causar el agotamiento del derecho de marca, se refiere al caso Nike contra StockX. En el presente caso, la plataforma StockX estaba vendiendo en su plataforma de comercio electrónico NFTs de zapatillas de la marca Nike que la misma plataforma comercializaba.
Nike acusa a la plataforma de comercializar su marca registrada sin su autorización al crear los NFT “Vault”, provocando una infracción de la marca Nike. Por parte de la plataforma, alegan que no existe vulneración alguna y que el negocio que promueve es totalmente ajeno, “siendo los Vault NFTs una especie de certificado que otorga al usuario que lo adquiera un reconocimiento sobre la propiedad del artículo físico”.
Se considera que no hay un agotamiento del derecho de marca ya que, el agotamiento se produce en la venta de las zapatillas Nike y no de los NFT “Vault”, por lo que se está comercializando otro producto sin autorización de Nike y por lo tanto, se puede entender que se está infringiendo la marca.
Por otro lado, la argumentación utilizada por parte de StockX no va en el sentido del agotamiento del derecho de marca, sino que la venta del NFT “Vault” constituye un certificado de autenticidad de las zapatillas almacenadas en las instalaciones de la misma y por lo tanto, un negocio totalmente ajeno al que plantea Nike.
Se podría escribir más extensamente y únicamente sobre este caso en específico, y una vez sea resuelto, informaremos de la resolución mediante un artículo especializado en el tema.
Para cualquier consulta relacionada con este tema o en materia de Propiedad Intelectual e Industrial, no dude en contactarnos en el 932 000 149 o bien en el correo jrodriguez@elegalnexum.com.
Jon Rodriguez
Protección de datos y Nuevas Tecnologías
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